WIPO accoglie la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP che torna così in possesso del nome a dominio
Ancora una volta un’eccellenza italiana del settore alimentare è stata oggetto del contendere, il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP per la quarta volta si è rivolto all’Arbitration and Mediation Center della WIPO, per richiedere la riassegnazione del nome a dominio “gorgonzola.blue”.
Alla base del reclamo, il Consorzio Novarese ha posto la circostanza che sin dal 1970, svolge «un’attività di controllo per il pieno rispetto e l’applicazione delle norme vigenti in Italia ed all’estero dove la denominazione di origine “Gorgonzola” è protetta», nonché il fatto che il formaggio Gorgonzola DOP, ha ottenuto il riconoscimento dall’Unione Europea e l’inserimento nella lista dei prodotti d.o.p. già nel 1996. Ulteriore elemento di doglianza era riferito al fatto che l’assegnatario del nome a dominio conteso, lo utilizzasse per attività di collegamenti PPC (Pay Per Click) riferibili a prodotti alimentari, compresi formaggi, di soggetti terzi.
A differenza di quanto accade nella maggioranza delle procedure di riassegnazione, dove la parte Resistente resta sostanzialmente “contumace”, in questa procedura l’assegnatario del dominio ha depositato una corposa replica, con la quale ha innanzitutto richiamato due precedenti procedure che hanno visto come protagonista il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP, entrambe concluse con un provvedimento di diniego (WIPO Case No. D2017-0554 <gorgonzola.club> e WIPO Case No. D2017-0253 <gorgonzola.city>).
Il Resistente ha sostenuto di avere in programma la realizzazione di una serie di siti web “Wiki-Style” con lo scopo di fornire informazioni e notizie al pubblico, e che la registrazione del nome a dominio “gorgonzola.blue” rientrava nel più ampio progetto di un portale da realizzare sul nome a dominio “cheese.network”, attività che, sempre secondo il Resistente, addirittura avrebbe potuto apportare dei benefici economici al Consorzio per il Gorgonzola. Da ultimo il Resistente pur ammettendo di essere a conoscenza dell’esistenza del formaggio Gorgonzola, dichiarava che in fase di registrazione del nome a dominio contestato fosse assolutamente inconsapevole dell’esistenza di un marchio registrato, pertanto avrebbe agito nell’assoluta buona fede.
Il Panelist Steven A. Maier, incaricato dalla WIPO, ha in via preliminare evidenziato che il richiamo alle precedenti procedure, era privo di rilevanza in quanto le circostanze che avevano comportato il rigetto dei precedenti ricorsi non erano presenti né applicabili nel procedimento in corso.
Per quanto riguarda la presenza dei tre elementi richiesti dall’UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), il Panelist ha evidenziato l’assoluta identità del nome a dominio contestato con il marchio registrato di titolarità della Reclamante, ribadendo che il suffisso “.blue” non ha rilevanza nel raffronto con il segno distintivo “usurpato”.
Il merito alla presenza di diritti o interessi legittimi in capo alla Resistente, il Panelist non ha potuto fare altro che prendere atto del fatto che nessun sito o blog “Wiki-Style” era mai stato realizzato dalla Resistente sul dominio “gorgonzola.blue”, né tale attività era stata approntata sugli altri siti della Resistente riconducibili ad altri formaggi rinomati (roquefort.blue, danish.blue, stilton.blue).
Infine, con riferimento all’elemento della malafede nella registrazione e nell’utilizzo del dominio oggetto di contestazione, il Collegio Arbitrale ha ritenuto non sostenibile la tesi secondo cui il Resistente ignorasse l’esistenza di un marchio registrato “Gorgonzola”. Il dato di fatto che il Resistente, a suo dire, si apprestava a realizzare un sito informativo sul formaggio Gorgonzola, un prodotto rinomato e presente sui mercati da oltre 50 anni, è sufficiente ad evidenziare che non potesse ignorarne l’esistenza.
Rilevando quindi la sussistenza dei tre elementi richiesti dalla Policy, il Panelist con la decisione D2021-0722 del 30 maggio 2021, ha disposto il trasferimento del nome a dominio “gorgonzola.blue” a favore del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola.
Fonte: altalex.com
